E-bibliothèque Innovation Marques Action en déchéance pour défaut d’exploitation d'une marque

Action en déchéance pour défaut d’exploitation d'une marque

01 Mai 2012

Le titulaire d’une marque a un devoir de l’exploiter, sous peine de déchéance de la marque.

C’est ce qui résulte de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet à toute personne d’agir en déchéance d’une marque si celle-ci n’a pas été exploitée de manière sérieuse pendant 5 ans ou plus.

  • Article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.»

Les conditions de déchéance d’une marque

Les conditions de déchéance d'une marque sont au nombre de trois:

  • 1° une absence d’usage sérieux de la marque,
  • 2° sans juste motif, et
  • 3° qui s’est prolongé, de manière ininterrompue, pendant 5 ans.

L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle vise l’absence d’« usage sérieux », mais ne précise pas ce qu'est un tel usage.

Selon la jurisprudence communautaire (voir, par exemple, CJCE 27 janvier, 2004, aff. C259/02, La Mer Technology Inc., cette jurisprudence étant constante), « une marque fait l'objet d'un «usage sérieux» lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque.

L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque.

Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque ou qui n'est le fait que d'un seul importateur dans l'État membre concerné peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux au sens de cette directive. »

Selon la jurisprudence (Arrêt CJCE du 13 septembre 2007, aff. C-234/06), « L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, notamment l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. La question de savoir si un usage est ou non quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. » Ce qui doit être démontrée, poursuit cet arrêt, est si l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque sont de nature à démontrer sa présence sur le marché d’une façon effective, constante dans le temps et stable dans la configuration du signe.

Il résulte de la jurisprudence ci-dessus, que :

  • Les modalités de l’exploitation de la marque peuvent varier.

L’usage sérieux peut être démontré lorsque l’exploitation est justifiée dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marchés.

Une telle exploitation peut consister en l’apposition d’étiquettes, la diffusion de catalogues et, plus généralement, toute sorte d’actions publicitaires, quel qu’en soit le support, sous réserve que l’exploitation puisse être prouvée.

  • L’exploitation doit avoir été faite « dans la vie des affaires ».

La jurisprudence française pose une condition similaire, qui est celle du contact de la clientèle avec la marque.

Ainsi, selon un arrêt de la Cour d’appel de Paris (25 mai 1989), de simples actes préparatoires, sans que la marque n’ait été en contact avec la clientèle, sont insuffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque. Selon la Cour de Cassation (Com., 26 mai 2009). L’ « usage sérieux » nécessite donc que la marque ait été sur le marché, pour désigner les produits ou services visés par le dépôt.

  • L’exploitation doit en outre concerner la marque déposée, et non pas une marque voisine déposée par le même titulaire (CJCE, 13 sept. 2007, aff. C234/06; Cass., com., 16 février 2010)

La jurisprudence française considère aussi que l’usage de la marque à titre de nom de commercial n’est pas suffisant pour établir un « usage sérieux » de la marque.

La déchéance de la marque n’est pas automatique

La déchéance de la marque n'est pas automatique, mais doit être demandée.

Si les conditions de déchéance sont remplies, la déchéance peut être obtenue pour chacun des produits et services pour lesquels la preuve de l’exploitation n’a pu être apportée.

L’action en déchéance est toutefois rarement utilisée en pratique, car elle implique des recherches permettant d’établir que la marque n’a pas reçu une exploitation sérieuse depuis cinq ans, ce qui est source de coûts et de temps.

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