Accueil Gala Paricheva L'audit régulier du portefeuille de marques: à quoi sert-il?
Gala Paricheva
LDBM Avocats

Gala Paricheva, avocat associé du cabinet LDBM Avocats, revient sur les risques et les opportunités dans la gestion de portefeuille de marques.

Gala est avocat au barreau de Paris pratiquant le droit de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement, la gestion de marques, son domaine principal d’intervention.

Gala intervient pour des PME et grands groupes aussi bien en conseil qu’en contentieux relatif au droit des marques. Elle combine expertise juridique et une grande curiosité pour le développement commercial et les innovations technologiques. Elle voue une passion à tout ce qui peut optimiser et perfectionner l’enregistrement, le suivi et la surveillance sur le marché d’une marque.

Gala est titulaire d’un DESS de Propriété Industrielle (Université Panthéon-Assas, Paris II). Elle est membre de la Chambre de Commerce Franco-Américaine du Nord Ouest Pacifique (CCFA), de l’International Trademark Association (INTA), et de l’Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles (APRAM).

La gestion du portefeuille de marques: risques et opportunités
L'audit régulier du portefeuille de marques: à quoi sert-il?
27 Février 2015

L’audit du portefeuille de marques est souvent l’occasion de faire un état des lieux et de rationaliser sa gestion avec pour objectif la réalisation d’économies substantielles sur les coûts de maintien du portefeuille et l’obtention d’une vision à jour des réalités économiques de l’entreprise. Ces actions  font de l’audit un véritable levier de croissance : mise en valeur de certaines marques, abandon progressif d’autres, reprises d’usage ou licence afin de conserver des droits, cessions, etc.

Un audit de portefeuille de marques équivaut à un « bilan de santé » des titres de propriété industrielle de l’entreprise. 

L’audit du portefeuille a pour objet :

  • d’identifier les éventuelles fragilités de certaines marques, ainsi que les coûts dépensés inutilement en protection ou suivi de marques qui pourraient être consolidées, et
  • de proposer une stratégie de consolidation et de valorisation du portefeuille.

A titre d’exemple, un audit de portefeuille de marques peut permettre d’identifier des risques de déchéance ou des « doublons » ou insuffisances dans la protection de marques. Il peut également amener l’entreprise à réfléchir sur d’éventuels abandons ou cessions de marques à faible enjeu commercial, ainsi que sur une stratégie d’optimisation plus globale de la gestion du portefeuille.

Audit de portefeuille de marques et identification de risques de déchéance

Le portefeuille de marques n’est jamais figé, car il est constitué de droits qui mutent avec le temps. Cette mutation est « imposée » par la loi et par le principe de la liberté du commerce.

Ainsi, l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’en cas de non-exploitation d’une marque pendant un délai de cinq ans, le propriétaire s’expose à une action en déchéance. Ce délai est de seulement trois ans aux Etats-Unis…

Un audit du portefeuille de marques permettra d’identifier celles des marques qui ne font pas l’objet d’une exploitation réelle et sérieuse et qui, de ce fait, deviennent vulnérables avec le temps.

Des préconisations de consolidation de ces marques (constitution de preuves d’usage, recherche de licenciés ou cessionnaires, etc.) seront formulées, en tenant compte des territoires et des enjeux commerciaux.

Audit de portefeuille de marques et identification de « doublons » ou insuffisances dans la protection des marques

Un audit de portefeuille de marques permet d’optimiser et de consolider la marque au regard des activités et enjeux commerciaux de l’entreprise qui sont d’actualité au moment de l’audit.

Il permettra, par exemple :

  • D’identifier les « doublons » de protection couvrant le même territoire (protection d’une marque deux fois : à titre de marque française et de marque communautaire) ;
  • De mettre à jour les libellés de la marque si l’activité de l’entreprise s’est développée à d’autres produits ou services que ceux initialement envisagés ;
  • D’identifier les dépôts superflus ou insuffisants (dépôt de plusieurs signes proches, alors que le dépôt d’un seul serait suffisant ou, inversement, la marque a été déposée uniquement en forme de logo, dans protéger l’élément verbal de manière indépendante…)

Audit de portefeuille de marques et abandons ou cessions de marques à faible enjeu commercial

La détention d’un très grand portefeuille de marques n’est pas nécessairement une vertu… Pour preuve, des entreprises telles que Procter & Gamble et Unilever ont procédé dans le passé à des restructurations de certains de leurs portefeuilles avec pour effet une réduction du nombre de marques détenues qui sont passées, respectivement, de 300 à 16 et de 1 600 à 400…

La réflexion sur la rationalisation du portefeuille de marques d’une entreprise repose sur une logique commerciale, stratégique et financière propre à l’entreprise. Si l’activité de l’entreprise a une forte empreinte web, la restructuration de son portefeuille de marques devra être menée parallèlement à une réflexion sur les noms de domaine qu’elle détient.

Si l’entreprise décide de recentrer son activité sur l’exploitation d’un plus petit nombre de marques, elle sera nécessairement amenée à abandonner certaines marques.

Là, encore, s’entourer de conseils avertis est primordial pour monétiser ces actifs.

En effet, certaines marques peuvent avoir une vraie valeur monétaire en raison de l’attractivité du nom et de la solidité de leur protection juridique. Trouver un acquéreur ou un licencié pour ces marques et ensuite sécuriser juridiquement l’opération fait partie des stratégies d’optimisation du portefeuille qui pourront être mises en place à l’aide d’avocats en propriété intellectuelle.

Audit de portefeuille de marques et optimisation de la gestion du portefeuille

Si des fragilités ou incohérences du portefeuille de marques sont identifiées, des mesures aux fins de son optimisation et rationalisation pourront être mises en place.

De telles mesures pourront avoir pour objet de :

  • mettre à jour les informations relatives à l’entreprise titulaire de marques (suite à un changement de siège social ou de dénomination sociale, de titularité consécutive à une fusion… )
  • supprimer les doublons de protection et éviter ainsi de dépenses inutiles de maintien de titres ;
  • abandonner, donner en licence ou cesser les marques non exploitées ;
  • élargir la protection des marques phares au vu de l’évolution du marché ou les perspectives du développement ;
  • rationaliser le portefeuille par l’usage d’instruments juridiques spécifiques, tels que renouvellement anticipé d’une marque existante au vu d’un nouveau dépôt, permettant de lier deux marques au regard du paiement des taxes, ou encore revendication d’ancienneté d’une marque nationale sur une marque communautaire, permettant à terme d’abandonner des marques nationales antérieures sur des territoires déjà couverts par la marque communautaire et d'éviter le paiement inutile de taxes.
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