E-bibliothèque Innovation Où, quand et comment déposer sa marque en France

Où, quand et comment déposer sa marque en France

18 Dec 2014

1. Où déposer sa marque ?

Le dépôt d’une marque en France se fait auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Le dépôt se fait par voie électronique. En effet, la procédure a été simplifiée il y a quelques années afin de faciliter les démarches des déposants. Il n’y a donc aucune nécessité de se déplacer sur place.

2. A quel moment doit-on déposer sa marque ?

Le choix d’un bon nom de marque fait généralement l’objet de beaucoup de réflexions, voire d’études.

Il est conseillé de n’effectuer le dépôt que lorsque vous avez la certitude d’avoir trouvé le bon nom à déposer.

En effet, si vous déposez un nom à titre de marque et que vous changez d’avis ultérieurement, la marque déposée ne pourra être modifiée. Vous serez dans l’obligation de déposer également votre nouveau nom, et de payer de nouveau les taxes de dépôt.

Par ailleurs, déposer une marque sans faire un minimum de vérifications peut s’avérer risqué.

Avant de déposer votre marque, il est vivement conseillé de vous assurer qu’elle correspond, tout d'abord, aux exigences légales de distinctivité. Si le nom choisi est purement descriptif, son enregistrement à titre de marque pourra être rejeté.

Il convient également de vérifier, préalablement au dépôt, que le nom choisi n’a pas été déposé par un tiers dans les classes de produits et services que vous avez sélectionnées.

A ce  titre, il convient de s’assurer non seulement de l'absence de marques identiques, mais également de l'absence de marques similaires ou prêtant à confusion avec la vôtre. Si votre marque se rapproche visuellement, phonétiquement ou conceptuellement d’une autre marque déjà déposée, le détenteur de la marque antérieure pourra faire opposition à l’enregistrement de votre marque, voire agir en contrefaçon.

Il est donc indispensable de s’assurer en amont de la pérennité juridique de votre projet de marque avant de l’enregistrer et, a fortiroi, avant de faire des investissements pour développer la marque sur le marché.

C’est la raison pour laquelle les spécialistes recommandent de procéder, avant tout enregistrement, à des recherches d’antériorité.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces recherches d’antériorité ne sont pas du ressort de l’INPI. En effet, l’INPI se bornera à vérifier la validité du dépôt de la marque, et ne vous indiquera pas si des marques similaires à votre marque existent déjà.

Les recherches d’antériorité sont généralement effectuées par des avocats spécialisées en droit des marques ou par des conseils en propriété industrielle, qui ont accès à des bases de données puissantes et multicritères permettant de déceler les risques existants.  

3. Comment s’assurer qu’une marque est libre de droits antérieurs ?

S’assurer qu’une marque à déposer est libre de droits antérieurs (à savoir, droits de détenteurs d’une marque identique ou pouvant prêter à confusion avec la vôtre) est nécessaire, afin de pouvoir exploiter la marque sereinement. Plusieurs types de recherches de marques concurrentes peuvent être effectuées :

Vérification à l’identique

La vérification à l’identique est très simple à effectuer. On peut l’effectuer gratuitement sur le site de l’INPI. Il suffit pour cela d’introduire dans moteur de recherche sur le site le nom de la marque que vous souhaitez déposer. Le site de l’INPI vous indiquera instantanément si une marque identique à la vôtre existe.

Cette vérification à l’identique n’est toutefois que la première étape des recherches à effectuer. En effet, même si elle est indispensable, elle n’est pas suffisante. La vérification à l’identique ne permet de déceler, comme son nom l’indique, que les marques identiques à la vôtre. En revanche, elle ne pourra vous indiquer si des marques phonétiquement ou conceptuellement identiques ou similaires à la vôtre existent.

Vérification de l'existence de marques conceptuellement ou phonétiquement identiques ou similaires à la vôtre

Pour le droit des marques, des noms comme GREEN TEAM et GREEN TIM, par exemple, sont phonétiquement identiques.

La vérification à l’identique devra par conséquent être complétée par des recherches plus approfondies, afin de déceler toutes les marques antérieures qui pourraient être conceptuellement ou phonétiquement en conflit avec votre projet.

C’est toute la difficulté des recherches d’antériorité, qui ont pour objet d’extraire de la base de données de l’INPI toutes les marques qui, sur l’une ou l’autre des classes de produits ou services que vous aurez choisies, présentent :

  • une similitude visuelle (exemple : GREEN TIM et GREEN T’IM)
  • une similitude phonétique (exemple : GRINTIM et GREEN TEAM)
  • une similitude intellectuelle (exemple : GREEN TEAM et GREEN CAMP)

C’est en effectuant de telles recherches qu’il sera possible de déterminer s’il y a un risque de confusion et, par conséquent, de contestation de la part de tiers.

A ce sujet, la règle à retenir en droit des marques est qu’il ne doit pas y avoir de risque de confusion entre votre marque et celle d’un tiers aux yeux d'« un consommateur d’attention moyenne ». Si ce risque existe, le titulaire de la marque antérieure serait en droit de considérer que votre marque lui porte préjudice et pourra vous réclamer des dommages et intérêts et/ou agir en contrefaçon.

4. Que faire si aucun nom de marque n’est disponible ?

Le nombre de marques déposées chaque jour est très élevé. A cela s’ajoute l’enregistrement de noms de domaines et de raisons sociales (noms de société).

Il n’est donc pas rare que la marque qu’on souhaite déposer n’est pas disponible ou se rapproche d’autres droits de propriété intellectuelle similaires et antérieurs.

Face au nombre significatif de marques et noms déposés qui empêche ou retarde le processus de création, il n’est pas rare que les entreprises recourent au « naming » pour trouver le nom de marque qu’elles recherchent.

En outre, une stratégie à l’égard des droits de propriété intellectuelle antérieurs et similaires permettant d’exploiter et d’imposer la marque choisie en toute sécurité peut être recherchée.

Le « naming » : procédé moderne de création de marque

Confrontées à des difficultés de création de marque en raison de l’indisponibilité du nom choisi, les entreprises ont de plus en plus souvent recours au « naming ».

Le naming est un procédé moderne de création de nom qui repose, d’une part, sur des logiciels performants permettant la création de noms tenant compte d’une phonétique linguistique et d’une sémantique déterminées et, d’autre part, sur la créativité et l’intelligence humaine, tout en s’appropriant la stratégie et les objectifs commerciaux de l’entreprise.

Le naming associe ainsi au processus de création les équipes de stratégie commerciale de l’entreprise.

L’exercice a pour objet de parvenir à la création d’un nom qui est non seulement différenciant, mémorisable et appropriable par la cible, mais qui tient également compte de l’identité propre de l’entreprise (historique, stratégie commerciale, positionnement), tout en état juridiquement solide.

Aussi, le processus de « naming » repose-t-il sur l’intervention combinée d’un spécialiste du naming et d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle, ce dernier étant seul en mesure de garantir la validité juridique du nom choisi ou, le cas échéant, l’absence de risques significatifs.

L’élaboration d’une stratégie permettant la coexistence de la marque avec des droits de propriété intellectuelle antérieurs

En cas d’obstacles relevés, des avocats spécialistes peuvent vous proposer des stratégies de neutralisation des droits antérieurs le cas échéant.

De telles stratégies peuvent consister en des actions de déchéance de marques adverses non utilisées ou peu utilisées, ou des accords de coexistences permettant à des marques similaires de coexister.

5. Une fois le nom de marque choisi et validé, comment déposer ?

Avant de déposer une marque, il convient de se poser, a minima, les questions suivantes :

Quelles sont les "bonnes" classes dans lesquelles il faut déposer la marque?

La Classification Internationale de Nice prévoit 45 classes dans lesquelles il est possible de déposer une marque. Parmi elles, 34 classes concernent des produits, et 11 classes concernent de services.

Ces classes sont les mêmes pour les dépôts de marques françaises, communautaires et internationales.

Avant tout dépôt, il sera nécessaire de déterminer l'ensemble des classes couvertes par votre activité commerciale, actuelle et à venir.

Il n’est absolument pas recommandé de déposer votre marque dans les classes qui ne sont pas pertinentes pour votre activité, et a fortiori dans toutes les classes.

En effet, ceci sera non seulement source de dépenses inutiles (les coûts du dépôt varient en fonction du nombre de classes), mais peut également s’avérer dangereux. Plus le nombre de classes dans lesquelles vous déposez est élevé, plus le risque de réactions adverses de la part de détenteurs de marques antérieures dans ces classes augmente. Déposer seulement dans les classes « utiles » vous épargnera le risque d’oppositions de la part de détenteurs de marques dans les classes qui ne seront pas concernées par votre activité.

Lorsqu’on choisit les classes devant être visées par un dépôt de marque, il est tout d’abord important de pouvoir les lire et les comprendre correctement, ce qui peut s’avérer un exercice délicat pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude de manier la classification de Nice.

Ainsi, si vous souhaitez exploiter votre marque pour la fabrication de vêtements, il faudra certes viser la classe 25. Toutefois, si ces vêtements sont des vêtements de protection contre les accidents (blousons antichoc pour les conducteurs de moto), ou encore des vêtements de protection contre le feu ou des vêtements spéciaux pour laboratoires, il faudra déposer votre marque en classe 9 également.

En cas de confusion des classes devant être visées, l’INPI pourra émettre des objections et rejeter votre dépôt.

Il est également important, lors du choix des classes à réserver, d'anticiper l’avenir de votre activité et ses éventuelles extensions.

Par exemple, si vous lancez une marque de prêt-à-porter - activité visée par la classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie), il conviendrait de réfléchir à déposer votre marque également dans la classe 3, qui vise la parfumerie, et dans la classe 14, qui vise la bijouterie. Ceci vous évitera de devoir redéposer une marque dans ces classes le moment venu et de courir le risque que quelqu’un d’autre s’approprie votre nom pour ces activités.

A l'intérieur de chaque classe, faut-il cocher toute la classe ?

Vous pouvez choisir de déposer votre marque dans l’intégralité d’une classe donnée. Il est toutefois recommandé de délimiter le dépôt aux activités, présentes et à venir, qui seront couvertes par votre marque, afin de limiter le risque de conflit avec des tiers. Ceci devra notamment être le cas lorsque la classe dans laquelle vous devez déposer recouvre des activités très larges, comme la classe 9 (produits techniques) ou la classe 42 (services informatiques).

Lorsqu'on dépose une marque, doit-on créer des libellés ?

Le libellé est la description de produits et de services qui seront précisément visés par votre marque.

En limitant votre libellé à l'exacte description de ce que vous faites, vous limiterez le risque d'une action du titulaire d’une marque déjà déposée dans la même classe mais pour une activité différente.

Par exemple : vous souhaitez commercialiser des produits pharmaceutiques, notamment des compléments alimentaires ou tisanes d’amincissement.

Si vous déposer votre marque de manière large en classe 30 (café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces), vous risquez d’entrer en conflit avec les opérateurs dont l’activité centrale est l’alimentaire (Nestle, Carrefour et autres), alors que votre activité est très ciblée. La rédaction d’un libellé pertinent, délimitant votre activité et limitant le risque de conflits, sera donc souhaitable.

Doit-on déposer une marque verbale ou une marque figurative?

Il est important de se poser cette question en amont et d’analyser votre projet de marque afin d’y répondre.

Qu’est-ce qu’une marque verbale ou une marque figurative ? La marque verbale est celle qui est écrite en toutes lettres, sans élément visuel. Contrairement à la marque verbale, la marque figurative est celle qui est représentée par un visuel, tel qu’un logo. La marque semi-verbale est une combinaison des deux.

D'une manière générale, il est conseillé, pour les noms de marques qui ont un caractère distinctif, de les déposer en marque verbale. Vous pourrez par la suite décliner le nom de la marque en autant de visuels différents que vous le souhaitez, tout en disposant d’une protection sur le nom dans chacun de ces visuels.

Dans certains cas, notamment lorsque le nom choisi n’est pas distinctif, et pour éviter un refus d’enregistrement de la marque ou une fragilité dans son exploitation, il sera conseillé de déposer le nom ensemble avec un visuel, tel qu’un logo. Dans ce cas, seul le visuel sera protégé. Si vous décidez de changer de logo, vous devriez redéposer la marque avec le nouveau logo.

En cas de doute quant au procédé de dépôt à utiliser, il est recommandé de consulter un spécialiste.

6. Une fois la marque déposée, que se passe-t-il ?

Une fois votre dépôt de marque effectué, vous recevrez par mail une confirmation de l'INPI. Votre demande de dépôt sera enregistrée et vous recevrez un numéro de dépôt.

Par la suite, l’INPI procèdera, dans un délai de deux à trois semaines environ, à une analyse de votre demande d’enregistrement.

L'INPI n'effectuera pas des recherches d'antériorités ou d’autres recherches permettant de valider juridiquement votre marque à l’égard des tiers. L’Institut vérifiera simplement que votre marque n'est pas illicite, n’est pas contraire aux bonnes mœurs, et qu’elle est suffisamment distinctive pour être acceptée à titre de marque.

Une fois cette étape franchie, votre demande de marque sera publiée et elle sera accessible à tous notamment sur le site de l’INPI.

A compter de cette publication, les tiers disposeront d’un délai de deux mois pour faire opposition.

Cela signifie, concrètement, que si le titulaire d’une marque antérieure estime que votre marque empiète sur les droits que sa marque lui réserve, il pourra s’opposer à l’enregistrement total ou partiel de votre marque.

Une telle opposition s’effectue par voie de requête auprès de l’INPI, qui statuera d’abord sur sa recevabilité, et qui entendra également vos arguments si vous décidez d’en formuler. A la suite de cette procédure, l’INPI acceptera d’enregistrer ou rejettera l’enregistrement de votre marque, en totalité ou en partie.

Si, pendant ce délai de deux mois, le titulaire d’aucune marque enregistrée ne fait opposition à votre demande d’enregistrement, votre marque sera enregistrée.

Il est à noter que l’enregistrement de votre marque par l’INPI ne vous met pas à l’abri d’une contestation ultérieure de la part de tiers qui s’estiment lésés (notamment par voie d’une action en concurrence déloyale ou de contrefaçon).

7. Quelle est la durée de protection de la marque déposée ?

L'enregistrement de votre nom à titre de marque française vous accorde une protection pour une durée de 10 ans sur le territoire français.

Il est à noter que la marque enregistrée confère une protection territoriale.

Ainsi, une marque française ne sera valable que pour la France, alors qu’une marque communautaire ne sera valable que sur le territoire des pays membres de l’Union Européenne.

Par conséquent, si vous souhaitez exploiter votre marque sur le territoire de l’Union Européenne, et pas uniquement en France, il conviendrait d’effectuer un dépôt de la marque auprès de l’OHMI, et non pas auprès de l’INPI.

De la même manière, si vous prévoyez d’exporter vos produits vers les Etats-Unis ou le Brésil, il conviendrait de réfléchir à une extension de votre marque à l’international.

Les déposants d’une marque en France ou d’une marque communautaire bénéficient d’une priorité de 6 mois à compter de la date de dépôt pour effectuer son extension à l'international.

Le dépôt de la marque dans plusieurs pays est associé à des coûts importants. Si votre activité est appelée à se développer à l’international, il conviendrait de réfléchir sérieusement aux pays dans lesquels vous envisagez d’exploiter votre marque et, ainsi, à délimiter le territoire visé par son enregistrement.

8. Quand et comment renouveler sa marque ?

L’enregistrement d’une marque lui confère une protection pour une durée de 10 ans. A l’expiration de cette période, et si vous souhaitez maintenir votre marque, vous devriez la renouveler. Vous pourrez la renouveler autant de fois que vous le souhaitez. Le droit de propriété que vous détiendrez sur la marque sera donc, sous réserve de renouvellement, potentiellement illimité dans le temps.

Il convient de noter à cet égard que le renouvellement de la marque n'est pas automatique et que l'INPI n’envoie aucune alerte de rappel, contrairement à ce que font, par exemple, les registrars pour les noms de domaine.

C'est à vous donc d'anticiper et de surveiller les échéances.

C’est pour cette raison que certaines entreprises titulaires d’un nombre de marques important confient leur gestion à des mandataires (avocats en propriété intellectuelle ou conseils spécialisés), chargés de suivre les échéances de renouvellement.

Si la marque n’est pas renouvelée à son échéance, elle expirera et ne sera plus protégée en tant que telle. Cela n’empêche pas qu’elle soit redéposée (si elle n’a pas été, dans l’intervalle, enregistrée par un tiers). Toutefois, les droits d’antériorité sur la marque (qui remontent généralement à sa date de dépôt d'origine) seront perdus, ce qui implique que des tiers ayant déposé des marques similaires à la vôtre après la date de dépôt initiale mais avant la date de son ré-dépôt, pourront faire opposition à son enregistrement et potentiellement ruiner les investissements déjà faits pour capitaliser sur la marque.

9. Faut-il surveiller sa marque ?

En France, comme dans la plupart des pays dans l’Union Européenne, l’Institut National de la Propriété Industrielle ne vérifie pas la disponibilité des signes déposés à titre de marque.

Par conséquent, les tiers peuvent déposer des marques qui sont identiques à la vôtre ou très proches d’elle, sans que vous n’en soyez informés.

La surveillance de votre marque vous permettra de savoir si une marque prêtant à confusion avec votre marque a été déposée et, le cas échéant, de faire opposition à son enregistrement auprès de l’INPI.

Si vous n’agissez pas contre les marques postérieures similaires à la vôtre vous risquez d’amoindrir, par tolérance de la concurrence, la valeur de votre propre marque. Il est par conséquent important de surveiller la marque, notamment si son développement requiert des investissements et que vous souhaitez capitaliser sur cet actif.

Sachez enfin qu’une procédure d’opposition ne peut être engagée que dans un délai de deux mois à partir de la publication de la marque litigieuse.

Pour ces raisons, il est fortement recommandé de mettre en place une surveillance systématique des marques enregistrées. Cette surveillance est généralement effectuée par des avocats spécialisés, sur la base d’une veille informatique effectuée auprès des registres officiels et qui permet de connaître, de manière régulière, les dépôts de marques identiques ou similaires à la marque surveillée.

10. Les bons réflexes à avoir en droit des marques

  1. Le dépôt d’une marque ne vaut pas protection. Il ne faut donc pas penser que le simple dépôt de votre marque vous met à l’abri de contestations de la part des tiers détenteurs de marques antérieures ou, au contraire, empêche les tiers à déposer ultérieurement une marque similaire à la vôtre;
  2. Le fait de ne pas avoir trouvé une marque identique sur le site de l’INPI ne signifie pas que la marque que vous souhaitez déposer est libre de droits;
  3. L’absence d’opposition faite par des tiers dans le délai de deux mois à compter du dépôt d’une marque et l’enregistrement définitif de la marque par l’INPI ne signifie pas que la marque déposée est protégée contre tout risque juridique. D'une manière générale, il n’y a pas de droits acquis de façon définitive avec le dépôt et l’enregistrement d'une maque;
  4. L’INPI n’avertit pas lorsqu’une marque n’est pas libre de droits, ni lorsque la marque arrive à échéance. Il convient donc de surveiller les échéances de renouvellement de votre marque;
  5. La surveillance systématique de la marque déposée afin de déceler des dépôts ultérieurs de marques similaires à la vôtre est indispensable pour le maintien de votre droit d’agir contre la concurrence déloyale.

11. Quand faire appel à un expert pour la création et le dépôt d’une marque ?

Faire appel à des conseils en création de nom et en propriété intellectuelle peut s'avérer utile pour:

  • trouver la bonne correspondance entre le nom de la marque et votre activité
  • vous assurer de la distinctivité du nom de la marque
  • positionner correctement votre marque au regard de la classification des produits et des services
  • vérifier que la marque que vous souhaitez enregistrer est libre de droits ou, en cas d’obstacles tenant à l’existence de marques similaires antérieures, rechercher des solutions
  • surveiller votre marque pour pouvoir capitaliser sur cet actif

D'une manière générale, il faut savoir que le droit des marques est un droit complexe, et que la création de noms, l’enregistrement et le suivi de marques, sont des métiers à part entière.

Les simples dépôt et enregistrement ne suffisent pas pour protéger vos droits sur la marque de manière complète. La protection de la marque doit faire l’objet d’une analyse approfondie en amont et d’un suivi tout au long de sa vie, afin de maximiser les chances de création de valeur pour la marque et pour l'entreprise qui la détient.

Gala Paricheva
Avocat en propriété intellectuelle et en droit des marques

Delphine Parlier
Fondatrice de Timbuktoo Naming

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