Accueil Gala Paricheva En quoi consiste la gestion juridique du portefeuille de marques?
Gala Paricheva
LDBM Avocats

Gala Paricheva, avocat associé du cabinet LDBM Avocats, revient sur les risques et les opportunités dans la gestion de portefeuille de marques.

Gala est avocat au barreau de Paris pratiquant le droit de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement, la gestion de marques, son domaine principal d’intervention.

Gala intervient pour des PME et grands groupes aussi bien en conseil qu’en contentieux relatif au droit des marques. Elle combine expertise juridique et une grande curiosité pour le développement commercial et les innovations technologiques. Elle voue une passion à tout ce qui peut optimiser et perfectionner l’enregistrement, le suivi et la surveillance sur le marché d’une marque.

Gala est titulaire d’un DESS de Propriété Industrielle (Université Panthéon-Assas, Paris II). Elle est membre de la Chambre de Commerce Franco-Américaine du Nord Ouest Pacifique (CCFA), de l’International Trademark Association (INTA), et de l’Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles (APRAM).

La gestion du portefeuille de marques: risques et opportunités
En quoi consiste la gestion juridique du portefeuille de marques?
06 Mars 2015

Le mot d’ordre dans une bonne gestion de portefeuille de marques, c’est l’optimisation : obtenir une protection maximale à moindre coût.

Cette optimisation est recherchée à chaque étape, dès la conception de la marque, jusqu’à son renouvellement.

  • Optimisation de la gestion du portefeuille de marque dès le stade de la création de la marque

Tout d’abord, au stade de la création de la marque, il convient de valider le nom choisi à titre de marque notamment par rapport au critère de distinctivité.

Une marque qui emprunte à un nom générique risque de se heurter à un refus d’enregistrement.

Cette réflexion sur la validité du nom choisi à titre de marque doit être menée par les services marketing de l’entreprise ensemble avec ses avocats en propriété intellectuelle.

Cette analyse de sécurisation juridique du nom doit également être menée dans une optique durable et au vu du développement transfrontalier des produits ou services de l’entreprise.

Par exemple, une marque qui a passé le contrôle de validité juridique de l’INPI peut néanmoins se heurter aux objections de l’OHMI lorsque l’entreprise souhaite élargir sa protection au niveau communautaire. L’analyse de la distinctivité de la marque pratiquée par l’OHMI est en effet fondée sur les 24 langues dans l’Union européenne, ce qui augmente considérablement le risque de rejet si tout ou partie du nom est jugé descriptif.

De même, l’Office américain de marques (USPTO), beaucoup moins laxiste avec les monopoles et plus orienté vers la liberté du commerce, procède à une appréciation très stricte de la distinctivité de la marque. Le dépôt d’une marque aux Etats-Unis fait systématiquement l’objet d’objections et de demandes de précisions de la part de l’office.

L’optimisation de la protection d’un portefeuille de marque à vocation internationale exige par conséquent une réflexion juridique approfondie en amont, afin d’éviter des dépenses ultérieures liées à des obstacles soulevés par les différents offices, voire par les entreprises concurrentes.

En cas de difficultés dans le choix d’un nom à titre de marque, des réflexions peuvent être menées par le cabinet d’avocats en propriété intellectuelle ensemble avec un spécialiste du naming, afin de proposer à l’entreprise des noms ayant non seulement une valeur commerciale mais également une plus grande solidité juridique.

  • Optimisation de la gestion du portefeuille de marques au stade de leur dépôt

La création d’un nom fort est suivie immédiatement par le lancement d’une stratégie de classification et de protection territoriale des marques.

Une fois les territoires de protection déterminés, des recherches d’antériorité devront être effectuées, afin de valider l’absence d’obstacles majeurs à l’appropriation, par l’entreprise, du nom choisi à titre de marque.

Les résultats de ces recherches seront analysés, et le libellé de la marque sera déterminé.

La marque sera ensuite déposée dans les pays visés.

  • Optimisation de la gestion du portefeuille de marques lors de l’exploitation de la marque

Le simple enregistrement d’une marque ne permet pas, à lui seul, de capitaliser sur cet actif.

Une surveillance régulière de la marque est nécessaire, afin d’éviter que des noms proches, similaires, voire identiques, ne soient déposés à titre de marque ou autrement exploités.

En effet, d’un point de vue juridique, l’inaction du titulaire d’une marque à l’encontre de marques postérieures concurrentes peut jouer en sa défaveur, et l’exposer :

  • à la perte du droit d’agir en contrefaçon ou en nullité de marques similaires postérieures (forclusion de son droit d’agir par tolérance), et/ou
  • à la perte de ses droits sur la marque si elle devient la désignation usuelle du produit ou du service qu’elle désigne (déchéance pour dégénérescence).

Pour capitaliser sur la marque déposée, il est donc impératif non seulement de l’exploiter, mais également de la surveiller et de s’opposer de manière systématique à toute tentative de la part de tiers de se l’approprier, directement ou indirectement.

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