Accueil Gala Paricheva La surveillance de la marque : une obligation pour maintenir sa valeur sur le marché
Gala Paricheva
LDBM Avocats

Gala Paricheva, avocat associé du cabinet LDBM Avocats, revient sur les risques et les opportunités dans la gestion de portefeuille de marques.

Gala est avocat au barreau de Paris pratiquant le droit de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement, la gestion de marques, son domaine principal d’intervention.

Gala intervient pour des PME et grands groupes aussi bien en conseil qu’en contentieux relatif au droit des marques. Elle combine expertise juridique et une grande curiosité pour le développement commercial et les innovations technologiques. Elle voue une passion à tout ce qui peut optimiser et perfectionner l’enregistrement, le suivi et la surveillance sur le marché d’une marque.

Gala est titulaire d’un DESS de Propriété Industrielle (Université Panthéon-Assas, Paris II). Elle est membre de la Chambre de Commerce Franco-Américaine du Nord Ouest Pacifique (CCFA), de l’International Trademark Association (INTA), et de l’Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles (APRAM).

La gestion du portefeuille de marques: risques et opportunités
La surveillance de la marque : une obligation pour maintenir sa valeur sur le marché
02 Mars 2015

Si l’entreprise souhaite maintenir son avantage concurrentiel et les investissements publicitaires et de marketing faits sur la marque, il est impératif qu’elle la surveille. 

Le simple enregistrement d’une marque ne constitue pas une garantie suffisante pour empêcher tout dépôt ultérieur d’une marque concurrente.

En France, comme dans bon nombre de pays de l’Union Européenne, l’Institut National de la Propriété Industrielle (ou l’autorité correspondante de droit local) ne vérifie pas la disponibilité́ des signes déposés à titre de marque.

Ceci a pour conséquence que des marques postérieures identiques ou très proches à celle déposée par une entreprise puissent être enregistrées, sans que l’entreprise n’en soit informée et, par conséquent, sans qu’elle ne soit en mesure de former une opposition dans les délais impartis (en général très brefs, 2 à 3 mois à compter de la date de publication de la marque contrefaisante).

D’un point de vue juridique, l’inaction à l’encontre de marques postérieures concurrentes peut jouer en défaveur du titulaire de la marque d’origine, et l'exposer ainsi à une forclusion par tolérance ou à une déchéance pour dégénérescence.

Absence de surveillance de la marque et risque de forclusion par tolérance

Il existe un risque de perte du droit d’agir en contrefaçon ou en nullité à l’encontre de marques tierces identiques ou similaires, si le titulaire de la marque d’origine a toléré, pendant une période de cinq ans, l’enregistrement et l’usage de ces marques.

C’est ce que le droit des marques appelle forclusion par tolérance.

Cette règle s’applique pour toutes les marques, y compris pour celles qui bénéficient du statut de marque notoire ou de renommée.

Un exemple récent de forclusion par tolérance peut être donné à la lecture d’un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 24 mai 2013 (n° 2011-03454).

Dans cette affaire, qui opposait la société Hachette Filipacchi Presse - titulaire des marques MATCH et PARIS-MATCH - à la société Match.com International - titulaire de la marque postérieure MATCH.COM -, la Cour d’appel de Paris a décidé que la société Hachette Filipacchi Presse était forclose de ses droits d’action en contrefaçon et responsabilité civile.

Pour ce faire, la Cour a relevé que le site web MATCH.COM avait fait l’objet d’articles de presse le présentant comme l’un des sites de rencontres les plus fréquentés et que, même s'il était rédigé en anglais, il comportait, en l'an 2000, 1978 abonnés français, ce qui prouvait qu'au moment des revendications de la société Hachette Filipacchi Presse, ce site avait bien été exploité en France pendant au moins cinq ans.

Pour les magistrats de la Cour d’appel, ces éléments ont été suffisants pour établir que la société Hachette Filipacchi Presse a eu connaissance de l’exploitation de l’usage du signe MATCH.COM et a toléré cet usage sans réagir.

En conséquence, et même si elle était titulaire d'une marque notoire, la société Hachette Filipacchi Presse est déchue de son droit d'agir et doit désormais accepter la coexistence de ses marques avec la marque MATCH.COM.

Cette décision de la Cour d’appel de Paris a été entièrement confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 janvier 2015.

Cette jurisprudence démontre l'importance pour l'entreprise de surveiller ses marques et d'agir rapidement lorsqu'elle constate l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire.

Absence de surveillance de la marque et risque de déchéance pour dégénérescence

L’emploi généralisé́ de la marque de l’entreprise par des tiers expose l’entreprise à la perte de ses droits sur la marque si elle devient la désignation usuelle du produit ou du service qu’elle désigne.

C’est ce que le droit des marques appelle déchéance pour dégénérescence.

Deux conditions doivent être remplies  pour qu’un juge prononce la déchéance d’une marque pour dégénérescence :

  • la marque est devenue la désignation usuelle du produit sur lequel elle est apposée en raison d’une utilisation répétée tant par des concurrents que, par exemple, par la presse ;
  • cette utilisation est devenue usuelle du fait du titulaire de la marque, en raison notamment du fait de ne pas avoir réagi à l’utilisation de sa marque par des tiers.

Aussi, et dans l’appréciation de ces conditions, le juge examinera les mesures prises par le titulaire de la marque pour stopper l’usage qui en est fait par des tiers.

A titre d’exemple, les marques suivantes ont été déclarées déchues pour dégénérescence : FOODING,  FERMETURE ÉCLAIR, FRIGIDAIRE, MOBYLETTE, TEXTO, PINACOLADA, WALKMAN, BIKINI, KLEENEX ...

Il est dès lors primordial de surveiller l’usage de sa marque. En effet, plus une marque connaît un succès sur le marché, plus le risque que son emploi se répande devient important.

La bonne gestion de la marque requiert, par conséquent, la mise en place de stratégies permettant d’anticiper les risques liés à une éventuelle dégénérescence et à leur prévention. A titre d’exemple, de telles stratégies peuvent être :

  • une stratégie de communication affirmant le monopole sur la marque

Une manière d’affirmer ce monopole peut consister en la reproduction de la marque suivie des symboles TM ou ®, ou de l’identité de son titulaire. Contrairement aux Etats-Unis ou autres pays anglo-saxons, l’apposition de ces  symboles n'est pas obligatoire en France, mais a pour but de mettre en exergue le droit de propriété attachée à la marque et souligner l’interdiction d’usage non-autorisé par des tiers. Ces mentions doivent apparaître sur tous les supports de marketing et de communication: les packagings des produits, les publicités, prospectus, site Internet, etc.

  • une stratégie de surveillance spécifique de la marque au-delà de la seule surveillance des dépôts de marques identiques et similaires

La seule surveillance des dépôts de nouvelles marques identiques ou similaires ne suffit pas pour protéger la marque.

Aussi, l'utilisation qui pourra être faite de la marque dans les publications doit être surveillée de manière permanente. L’usage répété d'une marque dans des articles de presse peut mettre les droits sur la marque en péril, même si de tels articles indiquent la titularité ou le caractère protégé de la marque.  

De la même manière, l’usage de la marque dans des dictionnaires doit également être surveillé. Lorsqu'il est autorisé, cet usage devra comporter la mention "marque déposée" ou "marque enregistrée", afin d’éviter la vulgarisation de la marque.

C’est exactement la stratégie que Google Inc. a appliqué en constatant l’usage du terme "to google" dans des dictionnaires anglais pour désigner la recherche d’informations sur internet. Google a fermement réagi à cette vulgarisation de sa marque en envoyant des mises en demeure aux éditeurs.

Une surveillance à ne pas négliger dans la lutte contre la dégénérescence est la surveillance grand public sur Internet. L’entreprise ne doit pas se contenter de surveiller uniquement les noms de domaine reprenant ses marques. Elle doit aussi mettre en place une surveillance du contenu des pages Internet (sites personnels, blogs, forums, réseaux sociaux, etc.) et agir rapidement auprès des hébergeurs et des éditeurs des sites lorsqu’elle constate que sa marque est utilisée.

C’est exactement de cette manière que le titulaire de la marque KARCHER a réagi suite aux reprises sur Internet et autres supports des propos de Nicolas Sarkozy se référant à cette marque…

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